导语

    在专利侵权诉讼中，被诉侵权人为了免除自己的赔偿责任，往往会对涉案专利向专利复审委提起无效宣告请求。而在绝大多数情况下，被诉侵权人此举的动因往往是被动的，而非主动，即在收到法院的相关文书后，才考虑是否提起无效宣告。若此，则提醒各位被诉侵权人，留给你的考虑时间并不是那么充足，提起无效宣告的时间宜早不宜晚。

    专利侵权诉讼与无效宣告程序虽然在某种程度上来讲具有一定的联系，但更应该被认为是两个独立的程序。首先，从两者的审限来看，专利侵权案件的审限一般为6个月，而无效宣告程序并没有明确的审限限制，外观设计专利与实用新型专利一般在6个月左右，而发明专利由于其复杂性通常需要1年以上甚至2到3年的时间。因此，假设法院在审理专利侵权案件中没有中止审理的情形，则会出现专利侵权案件判决生效并已执行完毕后，涉案专利却被宣告全部无效，按照专利法的意思，被宣告无效的专利权应当是自始无效，那么此时，被诉侵权人能否向法院申请再审要求返还已经支付的赔偿金呢？

案例要旨

    宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。

案号

（2017）最高法民申1148号

涉案法条

《专利法》第47条：

    宣告无效的专利权视为自始即不存在。
    宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。
    依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。

基本案情

    再审申请人深圳市飞托克实业有限公司向最高人民法院申请再审，请求最高院撤销一、二审判决，驳回斯瓦戈洛克公司的全部诉讼请求，返还已执行的35万元赔偿金及诉讼费，并由斯瓦戈洛克公司支付律师费及相关费用258402.8元、专利无效宣告请求费6000元、快递费44.7元、差旅费10548元等。

    最高院在再审审查中查明如下事实：

    1、专利复审委针对飞托克公司请求对斯瓦戈洛克公司的涉案专利宣告无效，于2016年7月15日作出第29367号《无效宣告请求审查决定书》，决定宣告涉案专利权全部无效，也已生效。（经查询，专利复审委员会于2015年09月07日受理了上述无效宣告请求）。

    2、本案二审判决后斯瓦戈洛克公司申请一审法院强制执行，飞托克公司将涉案赔偿款及诉讼费交给一审法院，斯瓦戈洛克公司于2015年5月收到本案执行款合计359315元。一审法院执行案件结案日期为2015年5月13日。

裁判意见

    需要大家特别注意以上两点事实中的时间点，可见被诉侵权人是在执行结案之后才向专利复审委提起的无效宣告，这个无效宣告请求提起的时间已然迟得不能再迟了。

    最终，最高院认为本案二审判决于2015年3月16日作出，判决生效后斯瓦戈洛克公司即申请一审法院强制执行。2015年5月13日一审法院执行完毕。对于本案相关款项的执行情况，飞托克公司在再审申请书中承认其已执行生效判决，在二审判决作出后即将赔偿款项交付给一审法院。对此，斯瓦戈洛克公司亦在答辩意见中承认其已在2015年5月收到执行款项，即本案生效判决已执行完毕。而本案专利复审委系于2016年7月15日即本案生效判决执行完毕一年后才决定宣告专利无效，故根据法律规定，本案应属于专利权无效决定对本案无溯及力的情形。飞托克公司的此项申请再审理由不能成立。

总结

    那么被诉侵权人应当在何时提起无效宣告请求才能避免出现上述案例的情形呢？

    因为被诉侵权人多为企业单位，在判决生效后，其为了自身的商誉、经营，往往会第一时间就履行生效判决，因此根据《专利法》第47条之规定，被诉侵权人应当采取一切措施以促成侵权案件的判决需在无效宣告决定作出以后再作出。为此，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》明确了以下几点关于“中止审理”的规定：

    第四条　对申请日在2009年10月1日前（不含该日）的实用新型专利提起侵犯专利权诉讼，原告可以出具由国务院专利行政部门作出的检索报告；对申请日在2009年10月1日以后的实用新型或者外观设计专利提起侵犯专利权诉讼，原告可以出具由国务院专利行政部门作出的专利权评价报告。根据案件审理需要，人民法院可以要求原告提交检索报告或者专利权评价报告。原告无正当理由不提交的，人民法院可以裁定中止诉讼或者判令原告承担可能的不利后果。
　　侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件的被告请求中止诉讼的，应当在答辩期内对原告的专利权提出宣告无效的请求。
　　第五条　人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之一的，可以不中止诉讼：
　　（一）原告出具的检索报告或者专利权评价报告未发现导致实用新型或者外观设计专利权无效的事由的；
　　（二）被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的；
　　（三）被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的；
　　（四）人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。
　　第六条　人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的，人民法院不应当中止诉讼，但经审查认为有必要中止诉讼的除外。
　　第七条　人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者经国务院专利行政部门审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼。

    以上四条关于法院在审理专利侵权案件中是否“中止审理”的规定，现做一个整理：

    1、涉案专利为发明专利的，由于发明专利在授权以前经过实质审查，其专利权较为稳定。因此，即使被诉侵权人在答辩期间届满前就已经提起无效宣告，法院也可以不中止审理；

    2、涉案专利为实用新型或者外观设计专利的，且原告出具的检索报告或者专利权评价报告未发现导致实用新型或者外观设计专利权无效的事由的或者经国务院专利行政部门审查维持专利权的，由于检索报告或者专利权评价报告是由国家知识产权局对相关实用新型或外观设计专利进行检索，并就该专利是否符合专利法及其实施细则规定的授权条件进行分析和评价，作出检索报告或者专利权评价报告，是一种官方出具的较权威专利质量评价，因此也能认定其专利权较为稳定。为此，即使被诉侵权人在答辩期间届满前就已经提起无效宣告，法院也可以不中止审理；

    3、涉案专利为实用新型或者外观设计专利的，且不符合前述第2点要求的，只要被诉侵权人在答辩期间届满前就已经提起无效宣告，那么此时涉案专利就处于一种极不稳定的状态，避免损害社会公众的利益，法院应当中止审理专利侵权案件，以防止无效专利的专利权人滥用权利。

    4、涉案专利为实用新型或者外观设计专利的，被诉侵权人在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的，人民法院一般不应当中止诉讼，这是为了督促被告尽快向专利复审委提出无效宣告请求，防止拖延诉讼。但是，当被告所提供的证据和理由十分充分，专利权被无效的可能会很大，在这种情况下，如果还坚持不中止诉讼，对被告又有失公平。因而，规定内列明：“经审查认为有必要中止诉讼的除外”，允许有一定条件的例外。

    总结，在专利侵权诉讼中，涉案专利为实用新型或者外观设计专利的，且原告未出具检索报告或者专利权评价报告，亦或是原告出具的检索报告或者专利权评价报告中注明有导致实用新型或者外观设计专利权无效的事由的，且未经国务院专利行政部门审查维持专利权的，此种情形下，只要被诉侵权人在答辩期间届满前提起无效宣告，法院就应当中止审理，直至无效宣告决定作出后，再恢复审理；对于发明专利以及不属于前述条件的实用新型和外观设计专利，被诉侵权人也应当尽早提起无效宣告，并充分举证，向审理法院说明涉案专利有可能被无效宣告的理由，以说服法院在“可以中止”的情形下作出中止审理的决定，以此充分保障被诉侵权人的合法权益。

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